美国专利商标局更新关于数码创建/更改的商标图样的审查指南
来源：贸促会专商所
（2020年10月修订）
美国专利商标局(USPTO)在审查商标申请过程中收到日益增多的通过数码技术创建/更改的商标图样。如何能更好地判断这些申请商标是否根据商标法的规定确实在商业活动中使用一直是困扰审查员的一大难题。USPTO此次针对之前已有的商标图样审查指南进一步补充更新了有关数码创建/更改的商标图样的审查标准。
根据该新的审查指南，定义上，数码创建的图样包含显示有该申请商标的商品或者外包装数码图片；数码更改的图样包括对于现存商品或商品外包装中的商标、与商品有关的展示中呈现的商标、广告或者网站中使用的商品或服务商标所作的数码更改。
数码创建/更改的商标图样有时可以辨别出是明显伪造，而另外一些则很难识别。USPTO提出以下一些特征供审查员辨识参考：
•产品图片看起来像是数码渲染，而不是真实的产品。
•产品、标签或包装缺少通常包含在贸易中的信息。
•标记似乎漂浮在产品或容器上。
•因刻意渲染导致在标记附近有实物的部分缺失。
•图像包含有标记周围的马赛克。
•标记未以与材料成分一致的方式应用于产品。
•该标记出现在已知以第三方销售的商品上。
•标记显示在网站截图，而该网站未实际使用。
•网站截图显示了该标记缺乏重要信息，例如“URL”或“浏览器”选项卡。
•相同的图像显示不同的标记或不显示任何标记。
•货物特征表明，使用货物时，标签或标签上的标记呈现出更新的状态。
•标签被粗糙地应用于容器或普通盒子。
•标记被移花接木到标牌或其他广告或服务的营销材料上。
•作为展示货物而提交的在线销售网页，其中包含有表明该商标未在美国商业中使用或未在商标申请书中注明的使用日期使用的一些迹象（例如语言、货币、价格、首次可用日期、发货目的地）。
上述这些特征并非穷尽列举，其它一些未述特征也可能表明该商标未实际使用于商业活动中。
指南进一步指出，审查员必须仔细评估每个提交的商标样本，以便发现那些数码创建/更改的迹象。在评估时，也应当考虑商标描述，看其是否与已知记录中的事实相符。当商标图样涉嫌数码创建/更改，审查员必须依据商标法Section 1和45基于申请商标未在商业中实际使用下发驳回通知。该驳回通知必须包含审查员认为商标图样是数码创建/更改的解释理由。如果是基于申请商标涉嫌未在商业中实际使用下发驳回通知，审查员还必须同时下发提交信息要求书(RFI)，要求申请人提交有助于判断申请商标是否真实使用于商业中的详细信息和相关文件。
申请人针对该RFI的选择有：（1）提交经过核实的替代图样，以显示其在商业中的实际使用；（2）将申请基础修改为Section 1（b），也就是基于意图使用的商标申请，并提交可接受的图样，并附上对声明使用的修改；或（3）坚持认为原始商标图样显示出实际用于商业活动。如果申请人提交了可接受的替代图样或将申请基础修改为Section 1（b），则审查员将撤销该RFI。
大部分情况下，如果审查员确信该商标未在商业中实际使用，则会直接下发驳回注册通知，只有当申请商标涉嫌未在商业中实际使用，才会伴随下发RFI，多给申请人一次修正机会。
如果申请人准确答复了所有RFI，并且原始提交图样与这些答复内容没有矛盾，则审查员就必须接受该图样。如果申请人不对RFI做出回应，但提供了可接受的替代图样，审查员一般也应接受该图样并撤回RFI。但是，如果申请人没有提供可接受的替代图样，并且未对RFI做出回应，或者未对RFI提供完整或符合要求的回应，则审查员必须根据商标法Section 1和45第1和45条做出最终驳回。
通常，审查员不需要外部证据来支持对数码创建/更改商标图样的第一次驳回通知，因为图样本身就是为什么无法被接受的证据。但是，如果审查员认为该图样是盗用的，或者如果有其他迹象表明该图样是数码创建/更改的，则审查员应进行图像检索，在最终驳回时，应提供此类证据以支持该驳回决定。
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